Non solo packaging inimitabili, ricette segrete e slogan iconici. A contraddistinguere un prodotto può essere anche la sua forma. Ma cosa succede se un industria concorrente prova ad appropriarsene?
La posizione della legge (italiana, comunitaria e straniera) analizzata da Francesca La Rocca Sena e Elisabetta Berti Arnoaldi, avvocate partner dello studio legale Sena & partners.
D: Il “marchio” denominativo non è l’unico il segno distintivo di un prodotto, può esserlo anche la sua forma stessa, non è così?
"Certamente non solo i segni denominativi -specifica Francesca La Rocca Sena-, ma anche la forma e la confezione del prodotto possono essere marchi. Basti pensare alla famosa forma piramidale del cioccolato Toblerone ed alla relativa forma triangolare del suo incarto che tutti conoscono. In ambito food & beverage, la forma dei prodotti e delle confezioni riveste certamente una parte importante delle strategie aziendali per distinguere il proprio prodotto da quello dei concorrenti o per rendere il prodotto stesso più “appetibile”. Pertanto, il retailer deve prestare attenzione quando seleziona i prodotti da vendere e organizza la loro esposizione.La forma del prodotto può essere marchio solo se il consumatore la percepisce come un segno distintivo, infatti il primo requisito per la sua tutela è la distintività. Il pubblico deve poter essere in grado di riconoscere l’origine commerciale del prodotto esclusivamente dalla sua forma non comune e/o banale. Bisogna però sapere anche che la legge esclude che possano essere tutelate come marchio quelle forme corrispondenti unicamente alla forma imposta dalla natura, da quella necessaria per ottenere un risultato tecnico o da quella che dà un valore sostanziale al prodotto. Con tale ultimo limite si intende che, se si realizza un alimento con una particolare forma per renderlo più desiderabile o attrattivo per i consumatori, nel senso che esso viene acquistato principalmente in quanto dotato di tali forme, allora il marchio non verrà concesso. Per queste ragioni, dunque, la forma tutelabile come marchio deve essere, al contempo, distintiva ma non dotata di pregio commerciale estetico. Il che è molto arduo.
D: Possiamo dire che con il criterio di distintività la legge ceda all’arbitrarietà?
"Non credo che si possa parlare di vera arbitrarietà della legge -continua La Rocca Sena-. La prova della capacità distintiva di un prodotto potrà essere desunta da una serie di elementi precisi e concordanti e dovrà comunque sempre essere analizzata rispetto al target di riferimento. Certamente però sulla decisione finale influiscono anche valutazioni soggettive. Capita poi che un segno possa essere ritenuto dotato di capacità distintiva in un paese, ma non in un altro. Oppure lo sia a livello nazionale, ma non europeo. Questo è del caso del marchio relativo al cioccolatino a forma di “coniglietto” della Lindt è stato dichiarato nullo a livello Europeo (nel 2012) in quanto reputato privo di carattere distintivo (un consumatore mediamente informato, osservandolo, non avrebbe potuto ricollegarlo come prodotto caratteristico dell’azienda). Invece, Il Tribunale Federale Svizzero con la più recente sentenza datata il 29 settembre 2022 ha vietato la produzione e la distribuzione dei “coniglietti di cioccolato” della catena di supermercati tedesca Lidl, in favore della tutela del marchio Lindt & Sprüngli. Il Tribunale ha ritenuto che il coniglietto di cioccolato Lindt si contraddistingue per essere avvolto in un foglio color oro, con un nastro rosso e una piccola campana intorno al collo, seduto in una postura accovacciata. È uno dei prodotti più venduti del marchio svizzero, tanto che l’azienda ha richiesto un marchio sulla forma tridimensionale del suo coniglietto nel 2000, concesso l’anno successivo. Il Tribunale federale ha valutato la sussistenza del rischio di confusione a causa della somiglianza dei prodotti, sancendo che nonostante i due prodotti presentino alcune differenze, i conigli di Lidl suscitano nella mente dei consumatori delle associazioni evidenti con quelli di Lindt & Sprüngli, rendendo difficile una distinzione. L’azienda a questo proposito ha condotto un sondaggio tra i consumatori, il quale ha rivelato come i suoi coniglietti abbiano ormai acquisito una notorietà generale agli occhi del pubblico. In ragione di ciò, il Tribunale Federale Svizzero ha sancito che Lidl non potrà più produrre e vendere i suoi coniglietti di cioccolato, a causa del rischio di confusione indotto nei consumatori, prevedendo inoltre, anche la distruzione delle scorte (misura non ritenuta sproporzionata dal Tribunale in quanto il coccolato potrà venire riutilizzato)".
D: Ma allora le aziende riescono mai in maniera e inequivocabile a difendere la “forma dei loro prodotti” e renderli “marchi distintivi”?
"Certamente -illustra Elisabetta Berti Arnoaldi-, esempi ben “riusciti” di marchio di forma sono il Duplo e il Bueno della Ferrero, ritenuti originale e distintivi nella sua forma particolare senza che tale forma potesse servire a dare pregio estetico o sostanziale al prodotto in quanto tali barrette presentano comunque decorazioni “arbitrarie” e “capricciose” e sono state oggetto di un uso prolungato, pur se le bungne di tali prodotti sono funzionali ad un riempimento nelle loro cavità. Anche la forma tridimensionale alla confezione morbida quadrata, di colore bianco, delle tavolette di cioccolata Ritter, è stata riconosciuta un valido marchio dotato di capacità distintiva in quanto riconoscibile come proveniente da quell’impresa da parte di un numero significativo di consumatori. Secondo il Tribunale di Torino (2014) per i prodotti dolciari in questione il valore sostanziale del prodotto Ritter non dipende dalla forma, ma dalla qualità della cioccolata. Da ultimo, la Corte di Cassazione si è pronunciata il 28 aprile 2023, con decisione pubblicata l’11 maggio 2023, nel ricorso riguardante la disputa fra la società Ferrero S.p.A. (la Ferrero) e la società Mocca, riconoscendo la validità della registrazione come marchio del packaging Tic-Tac. La Corte ha infatti affermato che la forma della confezione oggetto della registrazione del marchio tridimensionale detenuta dalla Ferrero non è l’unica forma che possa adempiere alla funzione di contenere i confetti, dunque non è necessaria, né conferisce un valore sostanziale al prodotto; pertanto la confezione Tic Tac Ferrero è tutelabile come marchio. La corte ha inoltre sottolineato come la forma della confezione Tic Tac, proprio perché non è l’unica forma idonea a contenere confetti, permette ai consumatori di distinguere la provenienza del prodotto, ovvero possiede quel “carattere distintivo” che è uno dei requisiti per la registrabilità del marchio".
D: Quindi, cosa deve fare il produttore in soldoni se ritiene di dover tutelare dalle imitazioni un suo prodotto dalla forma particolare?
"Fondamentale sarà procedere con il deposito del marchio sia a livello nazionale presso Ufficio marchi e Brevetti Italiano -specifica Berti Arnoaldi-, che presso l’Euipo per ottenere una tutela europea. Inoltre, per rafforzare e proteggere la capacità distintiva del segno nella mente dei consumatori sarà importante pianificare una strategia marketing adeguata, con anche l’aiuto di un legale esperto, che esalti proprio la forma del prodotto anche senza l’apposizione del segno denominativo. Oggi giorno ci sono strumenti adeguati a monitorare sul mercato, fisico ed online, la presenza di copie. Questo permette all’imprenditore titolare del marchio di potersi attivare immediatamente e tempestivamente per evitarne la diffusione dei prodotti copia e limitare i danni. Inoltre, con la registrazione di marchio possono essere efficacemente attivati sistemi di sorveglianza alle dogane, che sono molto utili per bloccare le merci contraffatte che provengono da paesi terzi".
D: Il rischio di cadere nel “pericolo imitazione” della forma è insito nel mestiere dell’industriale oppure gli industriali hanno dei mezzi per tutelarsi?
"Per evitare il rischio di trovarsi ad essere dei ‘copiatori’ -specifica Berti Arnoaldi-, è opportuno verificare attentamente il mercato prima di scegliere la forma sulla quale puntare come segno distintivo. Nelle verifiche è consigliabile comprendere le banche dati che contengono i depositi di marchi anteriori ed anche di altri titoli aventi ad oggetto le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto industriale. Occorre peraltro dosare attentamente le occasioni di uso/diffusione della forma, per ridurre il pregiudizio che potrebbe derivare dalle contestazioni altrui".
